עוד נטען בין היתר כי צד הנוהג בחוסר תום לב מנוע מלהעלות טענות של שהוי וויתור; כי אף אם ויתרה הרשת על זכותה בשנת 1978 אין מדובר בויתור צופה פני עתיד; כי בשל האופן בו התנהלו המערערים, יש לדחות את טענתם לנזק ראייתי; וכי החלטת הרשם בבקשת הביטול היא החלטה טכנית, בגדרה כלל לא נדונה שאלת תום ליבו של המערער, ועל כן אין היא מקימה השתק פלוגתא.
עוד בטרם תיקון הפקודה קבע בית משפט זה כי רישום סימן מסחר מתוך כוונה ליהנות שלא כדין ממוניטין בנלאומי של מוצר או שירות המשווק מחוץ למדינת ישראל הנו שימוש בלתי הוגן:
"השמוש במוניטין של עסק מפורסם, שפרסומו חוצה גבולות, על-ידי גורם זר לשם קידום עסקיו שלו הוא בבחינת תחרות בלתי הוגנת. סימני מסחר, אשר רכשו לעצמם הכרה בין-לאומית ומוניטין בעלי עוצמה כה גדולה עד שהם חורגים מעבר למוצרים הספציפיים שבהם עוסק בעל סימן המסחר, ראויים להגנה בדין. השמוש בסימן המפורסם אינו הוגן משני היבטים לפחות – ראשית, המשתמש בסימן המסחר קוצר פירות של מוניטין שעליהם לא הוא טרח. הוא נהנה, ללא הצדקה, מהיתרון שמקנה לו השמוש בסימן המסחרי המפורסם. שנית, ניצול המוניטין טומן בחובו פגיעה אפשרית בבעליו החוקיים של סימן המסחר, בגלל פיחות ודילול המוניטין ושחיקת הייחודיות של סימן המסחר." (עניין ע"א 6181/96 קרדי נ' Bacardi & Company Limited, פ"ד נב(3) 276, 282 (1998) (להלן: עניין קרדי); וראו גם: בג"ץ 95/68 מתפרת הדרום בע"מ נ' THE H. D. LEE COMPANY, כב(2) 189, 192 (1968) (להלן: עניין מתפרת הדרום); בג"ץ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, לט(2) 148, 156 (1985) (להלן: עניין אורלוגד); ע"א 8778/04 מחלבות יוטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, בפיסקה ל"ה (30.4.2007)).
עם זאת, חשוב להדגיש כי אין ללמוד מכך כי כל רישום בישראל של סימן בעל מוניטין בנלאומי יהיה "נגוע" בחוסר תום לב. עוד מקדמת דנא נאמר "שתום-הלב או חוסר תום-הלב של המערער ענין מובהק הוא להתרשמות השופט מעדותו של המערער שניתנה לפניו" (ע"א 494/63 נתן אדיר נ' ראש העיר, חברי המועצה ותושבי העיר חולון, פ"ד יח(2) 463, 471 (1964)).
עיון בהחלטת הביטול משנת 1978 מלמדת כי באותה עת הודיעה חברת HDL כי אינה מתכוונת להשיב לבקשה, אך הוסיפה כי אינה מודה באף אחת מעילות ביטול הרישום שנטענו על ידי המערערים שכן החברה "השתמשה בסימניה בארץ בעבר ומתכוונת להמשיך ולעשות זאת בעתיד, ויהא גורלם של הרישומים אשר יהא". אמנם, כפי שקבע בית המשפט קמא, יש טעם לפגם בהתנהלותה של הרשת הבינלאומית באותה העת והלאה, ובמחדלה להעלות טענותיה עד לעת הזאת, ועל כן קבע בית המשפט קמא כי אין לאכוף את זכותה הבלעדית בסימן.
...
על כן לטענתם, מאחר והרשת הבינלאומית נמנעה מלפעול במשך תקופה של למעלה מ-36 שנים בהן הייתה מודעת לפעילות המערערים, יש לדחות את בקשת המחיקה מאחר וחלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק ההתיישנות.
התחקות אחר מקורו של הסעיף מחזקת את המסקנה כי כוונת המחוקק הייתה שלא להציב מגבלת זמן על המועד בו ניתן להעלות בקשה למחיקת סימן מסחר שנרשם שלא בתום לב. כפי שכבר ציינתי לעיל, דברי ההסבר לסעיף 39(א1) מפנים לסעיף 6bis(3) לאמנת פריז, שקובע כדלקמן:
"No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith."
נוסח זה, בלשון חופשית, "לא תוצב מגבלת זמן על בקשה לביטול או איסור השימוש של סימנים שנרשמו שלא בתום לב", מתיישב עם לשונו הפשוטה והבהירה של סעיף 39(א1), ואינו מתיישב עם האפשרות להגביל את מועד הגשת בקשת הביטול באמצעות הכפפתה לתקופת ההתיישנות הכללית.
סוף דבר
אציע לחבריי לדחות את הערעור ולא לאפשר למי מבעלי הדין את השימוש הבלעדי בסימן "הביטאט".
משהצדדים לא השכילו להגיע להסכמה באשר לאופן בו ניתן יהיה לבדל בין סימניהן, ולשם מניעת הטעיית הציבור, לו תישמע דעתי נורה כי המשיבות ישתמשו בסימן "הביטאט בינלאומי" או "Habitat International" בפרסומיהן מבלי שיהיה בכך כדי למנוע מהן את השימוש בסימן "habitat" על המוצרים אותם הם משווקים.
